특허에서의 통상실시권, 법정실시권

통상실시권에 대해 알아보자

통상실시권

통상실시권이란 특허법의 규정에 의하여 또는 설정행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 말합니다. 특허발명의 실시에 대한 정당 권원으로서 특허발명을 실시하더라도 특허침해 또는 전용실시권 침해를 구성하지 않게 하는 권리라고 보면 됩니다.

 

종류

통상실시권은 발생원인에 따라 특허권자와의 계약에 의해 발생하는 허락에 의한 통상실시권, 특허권자의 의사와 관계없이 법률의 규정에 의해 발생하는 법정실시권, 특허권자(또는 전용실시권자)의 의사에 불구하고 법률 규정의 만족과 특허청장의 결정 또는 특허심판원의 심판에 의해 발생하는 강제실시권으로 구분됩니다.

 

허락에 의한 실시권은 특허권 도는 전용실시권의 재산적 가치를 존중하는데서 마련한 권리입니다.

법정실시권은 선의의 산업시설을 보호하고, 특허권자와 일정한 관계에 있는 자 사이의 형평을 도모하며, 산업발전에 기여하기 위해 마련한 권리입니다. 강제실시권은 공익을 위하거나 특허권의 배타권의 남용을 방지하기 위해 제3자로 하여금 당해 특허발명을 실시하도록 하는 규정입니다.

 

허락에 의한 통상실시권

먼저 허락에 의한 통상실시권은 특허권자 또는 전용실시권자와의 계약에 의해 발생합니다. 즉 배타권을 향유하는 권리자인 특허권자 또는 특허권자의 동의를 얻은 전용실시권자는 그 특허권도는 전용실시권의 범위에서 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있습니다. 허락에 의한 통상실시권은 특허권자와의 계약에 의해 발새하며 그 통상실시권을 등록하면 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대하여도 실시권이 있음을 주장할 수 있습니다. 즉 통상실시권은 특허 원부에의 등록이 대항요건입니다. 단 법정실시권은 등록하지 않더라도 대항이 가능합니다.

 

효력 범위는 상술한 전용실시권과 같이 사적 자치의 원칙에 따라 당사자 간의 계약에 의해 정해집니다. 통상 실시권자는 설정행위로 정한 기간, 지역, 내용의 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있는 권한을 가집니다. 통상실시권은 독점, 배타성이 없기 때문에, 특허권 또는 전용실시권과 달리 타인의 침해를 배제할 민, 형사상의 권리가 없고, 타인에게 통상실시권을 설정할 수 있는 권리도 없습니다.

 

또한 재산권이므로 이전이나 질권설저잉 가능합니다. 전용실시권과 마찬가지로 실시사업과 같이 이전하는 경우 또는 상속 시타 일반 승계의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 얻어야 그 허락에 의한 통살 실시권의 이전이 가능합니다. 만약 허락에 의한 통상실시권이 공유이 경우는 다른 공유자의 동의도 얻어야 그 지분을 양도할 수 있습니다.

 

그밖에 허락에 의한 통상실시권은 전용실시권과 마찬가지로 특허권에 부수되는 권리가므로 특허권이 소멸되면 당연히 소멸하며, 특허권이 수용되는 경우에도 소멸합니다. 또한 통상실시권의 포기, 혼동, 설정계약의 해제, 무효, 취소, 설정기간의 만료로 소멸할 수 있습니다.

 

전용실시권은 통상실시권과 달리 배타성이 있기 때문에 통상실시권의 설정이 가능하며, 권리 또는 권리이 변동은 등록해 제삼자에게 공시해야 효력이 발생합니다. 이 외에 재산권으로서의 성질은 전용실시권과 허락에 의한 통상실시권의 규정이 유사합니다.

 

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법정 실시권

법정 실시권은 9가지가 존재하는데, 2개는 공평의 견지에서 실시권을 인정하는 것이고, 7개는 선의의 국내 산업설비의 보호를 위해 실시권을 인정합니다. 선의의 국내산업설비 보호를 위해 마련한 실시권은 대체로 특정 기간 동안 선의로 국내에서 특허발명의 실시 또는 실시 준비를 한 경우, 그 발명 및 사업목적 범위에서 실시권을 인정하는 구조를 취하고 있습니다.

 

참고로 특허법 제140조를 중용권이라 하는데, 중용권을 인정함에 있어서는 파리조약과 상충되는 부분이 있을 수 있습니다. 구체적으로 조약 우선권 주장 출원과 제1국 출원 사이에 제3자가 우선권 주장의 기초가 되는 발명과 동이란 발명을 국내에 출원하여 조약 우선권 주장 출원과 제3자의 출원이 모두 등록된 경우, 제3자의 출원은 특허법 제36조 제1항 위반으로 무효될 것인바, 특허법 제104조의 효건만 충족하면 특허법상 중용권이 인정되어야 하나, 출원사이의 기간 동안 제3자의 행위에 대해서는 그 제3자에게 어떠한 권리도 인정하지 않는다고 하여 문제가 됩니다.

 

생각건대 제2국 출원일 이후에 제3자가 출원하여 착오등록 된 경우라면 차리조약이 적용되지 않아 중용권이 인정됨에 이견이 없는데, 부정설에 따르면, 오히려 더 늦게 출원한 자가 보호될 수 있다는 비판이 있습니다. 또한 개정법에서는 부정설의 유력한 근거규정인 종래 특허법 제26조의 특허에 관하여 조약에 이 법에서 규정한 것과 다른 규정이 있는 경우에는 그 규정에 따른다가 삭제되었으므로 제1국과 제2국 출원일 사이에 제3자가 출원된 경우도 중용권을 인정하는 긍정설이 타당해 보인다.