상표법상 서적 등 저작물의 문제

서적 등 저작물의 제 문제

서설

'제호'란 저작물의 내용을 압축하여 표시하거나 기타 선전효과 등의 목적으로 특정한 단어 또는 짧은 문장으로 표시한 저작물의 명칭을 말한다. 이러한 제호는 저작자의 사상 또는 감정의 창작적 표현이라 보기 어렵기 때문에 원칙적으로 저작권법상의 저작물로 보호받을 수 없고, 나아가 곧바로 상품이나 영업의 출처를 표시하는 기능을 가진다고 보기도 어려워 상표법 또는 부정경쟁방지법상의 보호에도 일정한 한계가 있다.

 

이에 대해 유명한 저작물의 제호를 부정하게 도용하는 경우의 대응책 등 그 법적 보호 방안이 문제 되는 경우가 많은데, 이하 상품으로서의 유통성이 명백하여 거래 현실에서 주로 문제 되는 서적, 음반 등을 중심으로 상표법상의 여러 문제를 쟁점별로 검토하되, 부정경쟁방지법 보호 방안도 함께 살펴보자.

 

상표법상 보호방안

개요

저작물의 제호에 대한 상표법상의 보호 문제는 실무상 크게 

- 제호를 서적, 음반 등 해당 저작물이 수록된 상품 자체에 대한 상표로 보호받고자 하는 경우의 문제와

- 해당 저작물이 수록된 상품 그 자체가 아니라 캐릭터상품이나 패션, 펜시용품 등 '거래실정상 제호를 통한 상품화 가능성이 높은 상품'에 대한 상표로 보호받고자 하는 경우의 문제로 나누어진다.

 

'해당 저작물이 수록된 상품'의 경우

문제점

소설이나 시 등 저작물의 제호를 해당 저작물의 수록된 상품에 대한 상표로 보호받기위해서는 먼저 해당 제호에 대한 상표등록이 필요함은 당연하다. 

 - 소설 등 저작물의 제호가 서적, 음반 등을 지정상품으로 하여 상표로 출원된 경우 상표등록 적격성이 있는지 여부와 

- 상표등록 후 권리행사에 있어서의 주된 쟁점이 무엇인지 문제된다

다만, 정기간행물의 제호는 통상의 상표등록출원과 달라질 것 없다

 

적격성 관련 문제

상표법상 상표로서 성립하기 위하여는 자타상품식별의사가 있어야 하는데, 단행본 서적의 제호는 자타상품식별의사가 있다고 보기 어렵고 제호에 대한 저작물성을 부정하는 저작권법의 취지상 상표등록을 불허하여야 한다는 견해가 있으나, 현실적으로 상표로 보기 어려운 소설 등의 제호에 불과하다 하더라도 자타상품식별의사는 판단이 불가한 선언적 의미이며 단행본 서적의 제호라 할지라도 거래상 객관적으로는 자타상품식별기능을 가짐을 부정할 수는 없을 것이므로 저작물의 제호가 서적 등을 지정상품으로 하여 상표를 출원되었다는 이슈만으로 상표등록 적격성을 일률적으로 부정할 수는 없다.

 

상표법상 상품이란 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 말한다. 한편, 소설이나 음악과 같은 저작물은 그 창작적 표현으로서의 무형의 저작물 자체가 본질이라 할 것이지만, 그 성격상 종이책, cd등의 유형적 매체를 통하여 거래될 수밖에 없어 지정상품의 지정시 유형적 상품으로서 '서적'. '음반'등을 지정하여 출원하여야 한다.

나아가, 최근의 디지털 환경으로서의 변화에 따라 이른바 '디지털상품'으로서, '내려받기 가능한 전자서적, 내려받기 가능한 음악파일'등을 지정하여 출원할 수도 있다.

 

표장 자체로부터 발생되는 문제

제호는 그 본질상 해당 저작물의 내용을 함축적으로 나타낼 수 밖에 없다는 점에서 서적 등을 지정삼품으로 하여 출원된 경우에는 제33조 제1항 제3호의 소정의 성질표시여부가 문제되는 경우가 많은데, 저작물의 제호라 하여 성질표시 해당여부에 대한 법리 등이 달라지는 것은 아니므로 본호의 일반법리를 그대로 적용하면 족하다. 판례 또한 "서적 등과 같이 창작물이 수록되는 상품을 지정상품으로 하는 상표는 그 상표가 지정상품에 수록된 내용을 단순히 암시하거나 강조하는 정도를 넘어 일반 수요자로 하여금 그 상표가 지정상품에 수록된 내용을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 인식하게 할 정도에 이르러야만 상표법 제33조 제1항 제3호의 지정상품의 품질, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다고 판시하였는데, 이는 일반론과 다르지 않다.

 

서적을 지정상품으로 하여 상표로 출원된 제호가 해당 서적의 내용을 직접적으로 나타내는데 정작 서적에 수록된 내용은 해다 제호가 나타내는 내용이 아니라면, 결국 수요자로 하여금 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표가 되어 제34조 제1항 제12호에 해당할 수 있다. 다만, 이를 객관적으로 판단하기에는 어려운 면이 있어 심사실무에서는 이를 특별히 문제 삼지 않는 경우가 많으며, 만약 이를 이유로 거절이유가 통지된다 하여도 이는 지정상품의 한정보장을 통하여 쉽게 극복할 수 있으므로 크게 문제되니 않는다.

 

한편, 특정 상표로부터 품질오인의 염려가 있다고 하기 위하여는 먼저 그 상표가 성질, 품질 등을 나타낼 수 있음이 전제되어야 한다. 대법원 또한 "등록상표가 지정상품의 용도나 효용 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 아니하는 이상, 이 사건 등록상표의 사용으로 수용자들이 상품의 품질을 오인할 염려가 있다고 볼 수도 없다"고 판시한바 있다. 따라서, 만약 상표로 출원된 제호가 서적 등의 내용을 직감케 하는 경우가 아니라면 특별한 사정이 없는 한 제34조 제1항 제12호의 품질오인의 염려가 있다고 보기도 어렵다.