특허법, 자유실시항변에 대해

자유기술항변

 

문제점

자유실시기술의 항변이란 특허발명의 출원 전에 공지된 기술이거나 공지기술로부터 쉽게 도출 가능한 기술은 이른바 공유 영역에 속하는 기술로서 누구나 자유롭게 실시할 수 있어야 하므로 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 위 자유실시기술에 해당하면 특허발명의 보호 범위 내에 속하지 않는 것으로 보겠다는 것이다.

 

독일에서는 자유실시기술의 항변을 균등 침해 사건에서만 인정하며 문언 침해 사건에는 적용하지 않는다. 이유는 문언 침해 사건에서 자유실시 기술의 항변을 인정하는 것은 곧 특허발명에 신규성 또는 진보성이 없음을 판단한 것과 마찬가지인데, 특허발명의 신규성 또는 진보성은 무효심판에서 심리해야 하는 쟁점이므로 구분해야 한다는 것이다.

 

특히 자유실시기술이란 신규성이 없는 것과 진보성이 없는 것을 모두 아우른다.

그런데 최근 대법원은 권리범위 확인심판에서 특허발명에 진보성 결여의 무효 사유가 있음을 주장할 수 없다고 판시한 바 있어, 이 논리와의 일관성상 확인대상 발명이 문언 범위에 속하는 경우 진보성이 없다는 자유 실시 기술의 항변을 인정하는 것이 타당한지를 보자.

 

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판단기준

판례

종래 법원은 단체로 확인대상발명이 특허발명의 보호 범위 내에 문언적으로 속하는 경우이건 균등적으로 속하는 경우이건 구분하지 않고, 확인대상 발명에 대한 자유실시 기술의 항변을 인정해 왔다. 예컨대 투여 용법과 투여용량이 신규성과 진보성 등의 특허요건을 판단할 때 발명의 구성으로서 인정될 수 있는지가 쟁점이 된 사건에서도 대법원은 확인대상 발명이 문언 범위에 속하는지 균등 범위에 속하는지를 구분하지 않고 확인대상 발명을 자유실시 기술이라고 보아 특허발명의 보호 범위 내에 속하지 않는다고 판시한 바 있다.

그런데 최근 특허법원이 자유실시기술의 버리는 특허발명이 애당초 특허를 받을 수 없었던 부분까지 균등론을 적용하여 권리범위를 확장하는 것을 제한하기 위한 것이므로, 확인대상 발명이 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 전부를 그대로 포함하고 있어 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에는 적용되지 않는다고 판시한 바 있어 귀추가 주목되었으나, 다시금 대법원이 위 특허법원의 판결을 파기하면서 자유실시 기술의 항변은 신속하고 합리적인 분쟁 해결의 도모에 유효, 적절한 수단이므로 그 기능에 비추어 볼 때 특허권 침해 여부를 판담함에 있어서 일반적으로 적용할 수 있어야 하며, 확인대상 발명이 결과적으로 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그래도 가지고 있는 이른바 문언 침해에 해당하는 경우도 그대로 적용된다고 판시했다.

 

검토

독일에서 문언침해인 경우 자유실시 기술의 항변을 인정하지 않은 명분은 자유실시 기술의 항변을 인정하면 특허무효여부를 판단하는 절차가 아닌 다른 절차에서 특허발명의 신규성 또는 진보성 결여의 무효 사유를 심리하는 꼴이 되기 때문이다.

하지만 우리나라는 특허무효심판이 아닌 권리범위 확인심판이나 침해 소송에서 이미 특허발명에 신규성 결여의 무효 사유가 있음을 심리하고 있다. 따라서 특허 무효심판이 아닌 권리범위 확인심판이나 침해 소송에서 이미 특허발명에 신규성 결여의 무효 사유가 있음을 심리하고 있다. 따라서 특허 무효심판 절차가 아니라는 점만으로 권리범위 확인심판에서 자유실시 기술의 항변을 인정하지 않는 것은 논리상 명분이 부족하다.

 

물론 침해소송과 달리 권리범위 확인심판에서는 신규성이 아닌 진보성 결여의 특허 뮤 효사유를 주장할 수 없다는 판례가 있다. 이 판례와 논리적으로 일관되기 위해서는 권리범위 확인심판에서 확인대상 발명에 대해 진보성이 없음을 이유로 한 자유실시 기술의 항변은 받아들일 수 없을 것이다. 

 

그러나 이 판례는 권리범위확인심판에서 특허발명에 진보성 결여의 무효 사유를 심리하게 되면 특허 무효심판의 기능이 훼손될 염려가 있음을 근거로 삼는데, 또 신규성 결여의 무효 사유는 권리범위 확인심판에서 심리할 수 있다고 하고 있어 논리적으로 타당하지 않다.

 

생각건대 권리범위확인심판이나 침해 소송에서 특허발명의 신규성 결여의 무효 사유를 제한 없이 심리하고자 한다면, 진보성 결여의 무효 사유도 심리함이 타당하고, 그렇다면 확인대상 발명의 자유실시 기술 여부도 문언 침해 사건이냐 균등 침해 사건이냐의 구분 없이 신규성 결여 건 진보성 결여 건 모두 심리함이 타당하다고 판단된다.