등록요건으로서의 '사용의사'란?

등록받기 위한 사용의사를 알아보자

들어가며

(1) 명문화

2012년 제3조 본문을 거절이유 및 무효 사유로 규정하고 있지 않아, 사용 의사를 등록요건으로 볼 것이닞에 대한 논의가 있었다 등록주의의 보완책으로서 저장상표의 등록을 막기 위하여 2012년 3월 15일 시행 개정법에서 제3조를 거절이유 및 무효 사유에 포함해 '사용의사'가 등록요건임을 명문화하였다.

 

(2) 타당성

등록주의도 사용 예정된 상표가 그 내실을 사후적으로 충족시켜 나갈 수 있도록 하는 영업발전 조성기능에 그 타당성이 있으며, 상표 '사용자'의 이익 보호하려는 상표법의 목적에 비추어 2012년 개정법상의 '사용 의사 확인제도'의 입법은 타당한 것으로 생각된다.

 

확인 대상

원칙적으로 심사관은 출원인이 상표를 사용한 사실이나, 사용할 의사가 없거나 법령 등에 의하여 객관적으로 사용할 수 없다고 '합리적인 의심'이 드는 경우 제3조 위반을 이유로 거절이유통지를 하여 이를 확인할 수 있다.

심사기준은 4가지 경우를 사용 의사 존재 여부에 대하여 합리적 의심이 드는 경우로 규정하고 있다.

- 개인이 대규모 자본 및 시설이 필요한 상품을 지정하는 경우

- 서로 관계없는 유사 상품군을 3개 이상 지정한 경우를 원칙으로 하되, 출원인이 개인인지 여부, 실제 사업 범위, 사업 확장성, 거래사회의 실정 등을 고려하여 합리적으로 판단할 수 있다.

- 구법상 판례는 지정서비스업을 영위하는 데 있어 법령상 제한이 있는 자라고 하여 반드시 당해 상표를 사용할 의사가 없다고 일률적으로 단정하여서는 안 되고, 지정서비스업과 출원인의 업무가 밀접한 관계에 있고, 출원인이 사회적, 경제적으로 당해 상표를 사용할 합리적인 필요성이 인정되는 경우에는 당해 상표에 대하여 사용 의사를 인정할 수 있다고 봄이 타당하다고 판시한 바 있다.

- 출원인의 과거, 현재의 출원, 등록 이력, 실제 종사 사업 범위로 상표 선점 주관적 의사를 추정할 수 있으며, 가맹본부의 프랜차이즈 상표를 법인의 대표자 등 개인이 출원하는 경우에 이에 해당하는 것으로 본다.

 

프랜차이즈의 경우

프랜차이즈 상표권을 가맹본부가 아닌 제3자가 사유하고 있는 경우, 가맹본부 법인과 상표권자 간의 분쟁으로 인하여 가맹사업자들이 상호를 변경하여야 하거나, 가뱅본부와 계약을 해지하고 새로운 계약을 체결해야 하는 혼란이 있고, 가맹본부에서 상표권 사용료가 상표권자 개인에게 지급되어 가맹본부 법인에 비용부담이 발생하며, 그 부담이 가맹사업자에게 전가되는 문제점이 존재하였다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 2018년 시행 상표심사지침에서 사용 의사 확인제도를 적극 활용함으로써 상표권을 가맹본부 법인이 보유하는 것을 유도하고 있다.

 

가맹본부 법인이 보유하게 됨으로써, 얻을 수 있는 기대효과는, 안정적인 가맹사업 운영이 가능해지고, 상표권의 일원화로 저촉되는 상표가 사라지게 되어 추가 상표등록이 용이하게 되고, 상표권자 정보 변경도 한 번에 할 수 있어 상표권 관리의 편의성,효율성이 증대되며, 가맹본부 및 가맹점사업자 입장에서는 비용 부담이 감소할 수 있다.

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그 외에

- 만약 사용 의사 부존재를 이유로 심사관으로부터 거절이유통지를 받은 출원인은 사용 사실 또는 사용 의사를 증명하여야 한다.

- 지정상품이 포괄 명칭인 경우 포괄 명칭에 포함된 1개 이상의 상품에 대하여 사용 의사가 있는 경우에 포괄 명칭 전부에 대하여 사용의사가 있는 것으로 본다.

- 견련관계 있는 유사상품군에 포함된 1개 이상의 상품에 대하여 사용의사가 있는 경우에는 견련관계 있는 유사상품군 전부에 대하여 사용의사가 있는 것으로 본다.

 

- 법적으로는 등록요건의 흠결로서 상표등록거절이유, 정보제공이유, 상표등록이의 신청이유에 해당한다.

 - 출원인이 상표 사용 사실을 제출한 경우라도 본 규정 회피목적의 명목적 사용으로 판단 되거나, 상표 사용계획서가 형식적이어서 합리적 의심이 해소되지 않으면, 심사관은 상표등록을 거절할 수 있다.

 

- 원칙적으로 착오로 등록된 경우 제척기간의 적용이 없는 무효사에유 해당한다. 그러나 사용의사를 이유로 한 무효심판에서 상표권자의 사용의사에 대한 입증책임 및 입증 정도 등에 해단 기준이 마련되어 있지 않고, 오히려 등록 후 사용하지 않은 사실이 있다면 불사용취소심판 제도를 활용할 수 있으므로, 사용의사를 이유로 무효심판의 활용도는 실무적으로 매우 낮다고 생각된다.