특허법, 보정각하결정의 적법여부

보정각하결정이란?

 

문제점

보정각하결정과 관련된 문제의 요지는 출원인의 사소한 실수로 보정이 각하되는것은 지나치게 가혹하다는 점에서, 특허법 제51조 제1항 괄호는 청구항을 삭제하면서 재시사를 청구했으나 그 삭제 보정 때문에 새로운 거절이유가 발생한 경우는 보정을 각하하지 않는다. 

보정각하결정을 적법하다고 본 심결이 위법하다는 출원인의 주장이 타당할 경우 특허법원의 판단과 관련된 문제의 요지는 다음과 같다. 과거는 보정각하결정에 대한 독립적인 심판제도가 있었다. 이 당시는 보정각하결정에 대한 심판을 청구하면 심판의 심결이 확정될 때까지 출원의 심사를 중지했기 때문에, 심판단계나 특허법원단계에서 거절결정 여부는 살필 필요 없이 보정각하결정 여부만 심리히마녀 충분했다. 따라서 보정각하결정을 적법하다고 본 심결이 있은 이후 특허법원이 보정각하결정을 위법하다고 판단했다면 곧 바로 심결을 취소할 수 있었더. 그러나 개벙법에서는 출원의 심사의 지연을 우려해 보정각하결저엥 대한 별도의 심판을 폐지했고, 거절경정에 대한 불복심판에서 함께 다투는 것만 가능하도록 변경했다. 

이에 개정법 이후 특허심판단계에서는 심사관의 거절결정에 대해, 보정각하결정이 적버하다면 보정 전 특허청구범위로 심리하고, 보정각하결정이 위법하다면 보정각하결정을 취소하는 것을 전제로 보정 후 특허청구범위에 따라 심리한다. 다만 최근 법원이 특허법원의 심리에 대해서는 구법상의 태도와 유사한 태도를 취한 바 있어 이를 상펴보자

 

보정각하결정의 적법여부에 대해

판단기준

법원은 단순히 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둠으로써 특허법 제42조 제4항 제2호에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 발생한 경우뿐 아니라, 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제한 청구항을 직간접적으로 인용하던 종속항에서 인용번호를 잘못 변경함으로써 위와 같은 기재불비가 발생한 경우도, 특허법 제51조 제1항 괄호가 말하는 청구항을 삭제하는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에 포함된다고 보았다.

 

과거 특허청 심사기준은 특허법 제51조 제1항 괄호의 청구항을 삭제하는 보정에 의해 새로운 거절이유가 발생한 경우란 청구항을 삭제하면서 이를 인용하는 종속청구항을 보정하지 않아 기재불비가 발생한때만을 말한다고 지침한 적이 있다.

그러나 특허법 제51조 제1항 괄호의 취지는 출원인의 명백한 실수를 바로잡을 기회를 부여하도록 한 것에 있다. 

위 취지에 비추면 청구항을 삭제하는 보정과정에서 인용하는 종속청구항을 잘못 변경한 경우도 마찬가지로 출원인의 명백한 실수라 할 것이므로 특허법 제51조 제1항 괄호의 적용 범위에 포함시켜 바로잡을 기회를 부여하는 것이 형평성의 관점에 부합한다.

 

구체적 판단

기술구성을 더욱 한정하고 있는 종속항의 구성을 독립항에 부가하고 그 종속항을 삭제하는 보정은 진보성 부정을 극복하는 통상적인 전략이다. 이 경우 삭제되는 종속항이 일련의 청구항들의 중간에 위치해 있을 때는 청구범위의 청구항 번호 편성을 정리하는 이른바 항정리를 하기도 한다. 

다만 이는 재심사청구시의 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유이기는 하나 청구항 삭제 보정에 다라 발생한 오기에 불과하고, 이 오기는 출원인의 진정한 의사에 반하는 것임이 명백한바, 사소한 실수이다.

따라서 특허법 제51조 제1항 괄호에 따라 보정을 각하하지 말았어야 했다. 
출원인에게 실수를 바로잡을 기회를 부여하지 않고 막바로 보정을 각하해버린 설문의 보정각하결정은 위법하다.

 

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특허법원의 심리범위애 대해

판단기준

법원은 특허거절결정에 대한 불복심판청구를 기각한 심결의 취소소송은 특허거절결정을 유지한 심결의 위법상 여부를 판단하는 것일 뿐 출원에 대하여 직접 특허결정 또는 거절결정을 하는 것이 아니므로, 심사관이 특허출원의 보정에 대한 각하결정을 한 후 보정 전의 특허출원에 대하여 거절결정을 하였고, 그에 대한 불복심판 절처에서 위 보정각하결정 및 거절결정이 적법하다는 이유로 심판청구를 기각하는 특허심판원의 심결이 있었으나, 심결취소소송에서 위 보정각하결정이 위법한 것으로 판단되었다면, 그것만을 이유로 곧바로 심결을 취소하여야 하는 것이지, 심사관 또는 특허심판원이 하지도 아니한 보정 이후의 특허출원에 대한 거절결정의 위법성 여부까지 스스로 심리하여 이 역시 위법한 경우에만 심결을 취소할 것은 아니라고 보았다.

 

그런에 이는 다른 판례의 논리와 일관되지 않는다.

예컨대 법원은 무효심판이나 권리범위확인심판 사건에서는 심결에서 판단하지 않은 사유도 심결취소소송에서 특별한 사정이 없는 한 제한없이 이를 심리, 판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다고 했다. 즉 특허무효심판이나 권리범위확인심판에서는 "특허심판원이 하지도 아니한" 쟁점을 스스로 심리하여 심결의 위법여부를 판단한다.

 

따라서 논리의 일관성을 위해서는 특허무효심판이나 권리범위확인심판의 심결취소소송에서도 특허심판원이 하지도 아니한 쟁점을 심리하지 않거나, 아니면 반대로 거절결정불복심판의 심결취소소송에서도 보정각하결정이 위법하다면 보정 후 명세서로 심리하여 거절결정이 위법할 경우만 심결을 취소하는것이 바람직하다.

 

결론

재심사를 청구하면서 청구항을 삭제하는 보정과 함께 청구항 정리를 하는 와중에 인용하는 항 번호를 잘못 변경하여 새로운 거절이유가 발생했고, 이는 특허법 제51조 제1항 괄호에 따라 보정을 각하할 것이 아니라, 최후 거절이유통지를 함으로써 실수를 만회할 기회를 부여했어여 했다. 그러나 심사관은 보정을 각하했고, 심결 또한 보정각하결정을 적법하다고 보았으니, 특허법원은 툴원인의 주장을 인용하여 보정각하결정이 위법하다는 이유만으로 심결을 곧 바로 취소해야 한다.