특허법, 선행발명 기술과 진보성

선행발멸과 진보성

 

문제점

전제부 쟁점은 미국의 젭슨 청구항 사건에서 유래한 내용이다. 미국의 상황을 살펴보자.

젭슨 형식은 종래 기술을 전제부에 적고, 개량기술을 특정부에 적어서, "전제부, where the improvement comproses(특정부)"의 식으로 표현하는 것을 말하며, 우리나라 말로 번역하면 "~에 있어서, ~이 특징인"이다. 젭슨 형식은 전제부를 종래 기술로 작성하며 종래 기술은 으레 공지기술로 작성하는 것이 관례였기 때문에, 전제부에 기재한 내용은 공지기술의 자백으로 보아 공지기술로 추정하는 경향이 있었다. 그러나 종래 기술이라 하더라도 공지 되지 아니한 자신의 발명을 지칭한 것일 수도 있어서, 미국에서는 젭슨 형식으로 기재했을 때 전제부를 일률적으로 공지기술로 판단하지 않고 출원 전에 제3자에 의해 공지된 것인지를 발명의 설명을 참작하여 구분한다. 우리나라도 이와 유사한 태도를 취한 법원의 판결이 있다.

 

전제부를 공지기술로 볼 수 있는지?

판단기준

법원은 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 수는 ㅇ벗고, 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 공지기술이라는 취지로 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정할 수 있다고 보았다.

나아가 사실상 추정은 절대적인 것은 아니고 출원인이 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때는 번복될 수 있음도 밝혔다.

 

어떠한 구성요소가 출원전에 공지된 것인지는 사실 인정의 문제이고, 심사단계에서 공지 사실에 관한 증명책임은 심사관에

게 있는바, 공지사실은 증거에 의하여 심사관이 증명하는 것이 원칙이다.

또한 전제부는 비단 종래기술을종래 기술을 기재할 때만이 아니라, 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분야를 기재하거나 발명이 적용되는 대상물품을 한정하는 등 다양한 목적으로 활용할 수도 있고, 설사 종래 기술을 기재했다 하더라도 그 종래 기술이 출원인만 인지한 내부의 고유 정보여서 공지기술이 아닐 여지도 있는바, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 수는 없다.

다만, 특허심사는 특허처 심사관에 의한 거절이유통지와 출원인의 대응에 의하여 서로 의견을 교환하는 과정을 통해 이루어지는 절차인 점에 비추어 보면 미국과 마찬가지로 출원 과정에서 명세서나 보정서 또는 의견서 등에 의하여 출원된 발명의 일부 구성요소가 출원 전에 공지된 것이라는 취지가 출원인에 의해 명백히 드러난 사정이 있다면, 이를 토대로 하여 심사절차가 진행될 수 있도록 할 필요도 있다.

 

구체적 판단

따라서 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려해 출원인이 일전 정한 구성요소를 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 심사관이 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전에 공지된 것이라고 사실상 추정할 수 있고, 그렇지 않다면 심사관이 별도의 증거를 통해 공지된 것임을 입증하지 못하는 한 전제부에 기재한 구성요소를 심사과정에서 공지된 것이라고 인정할 수 없다고 봄이 타당하다.

 

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결합 발명의 용이성 여부

판단기준

여러 선행기술문헌을 인용하여 출원 발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하여 당해 출원 발명에 이룰 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 당해 출원 발명의 출원 당시의 기술 수준, 기술 상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전방향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이룰 수 있다고 인정할 수 있는 경우에 한해 당해 출원 발명의 진보성을 부정할 수 있다.

그리고 그와 같은 결합에 이룰 수 있는 지를 살필 때는 청구항에 기재된 복수의 구성이 결합된 전체로서의 발명이 갖는 특유한 효과를 고려하여 이를 여러 선행기술문헌으로부터 합리적으로 예견할 수 있는지를 검토해야 한다.

 

진보성은 출원발명의 명세서에 개시되어 있는 정보를 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 공지의 구성을 쉽게 결합할 수 있는지를 판단해서는 안 된다.

그러나 심사는 출원발명의 명세서를 본 후 이루어질 수밖에 없으므로, 사후적 고찰에 의해 출원 발명의 진보성을 그릇되게 폄하할 가능성이 높다. 때문에 사후적 고찰을 제어하기 위해서는 객관적인 기준이 필요하다.