특허에서 무효의 항변이란

 

문제점

특허의 무효 여부는 특허심판원의 무효심판절차에 의해서만 확정될 수 있는 것이므로, 무효 사유가 있는 특허라 할지라도 무효심결이 확정되지 않은 이상 다른 절차에서는 당해 특허를 당연무효라고 전제할 수 없다. 그러나 권리범위 확인심판이나 특허침해 소송에서 계쟁 특허의 무효 사유를 당사자가 주장하고, 심판원이나 법원이 그 무효 사유에 대하여 심리하여, 무효로 될 특허라면 보호 범위를 부정함으로써 확인대상 발명 또는 침해 대상 제품이 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보는 무효의 항변이 존재한다.

 

과거에는 무효심판이 별도로 존재하는 이상 다른 절차에서 특허발명의 무효사유를 판단할 수 없다는 태도가 있었다. 그러나 특허발명이 명백히 무효인 것을 알면서도 확인대상 발명이나 침해 대상 제품이 특허발명과 동일하다는 이유로 특허발명의 권리범위에 속한다고 보는 것은 불합리하다는 인식이 대두되면서 특허 발병이 공지된 것이어서 명백한 무효 사유가 있는 경우는 무효의 항변이 가능하다는 법리가 먼저 등장했다

 

즉 특허발명이 공지된 것일 때는 무효심결의 확정에 관계없이 신규성 위반의 무효사유가 있음이 명백하여 특허발명의 권리범위를 인정할 수 없다는 이른바 '공지 사실의 제외의 법리'가 천명되었고 이는 권리범위 확인심판이나 특허침해 소송에서 우리나라 판례의 확고한 입장으로 정리되었다.

 

그러나, 위 공지사실제외의 법리를 특허발명이 공지기술과 동일하여 신규성이 없어 무효 사유가 명백한 경우 외에 진보성이 없는 경우도 적용할 수 있는지에 대해서도 논란이 많다. 이는 신규성 유무와 달리 진보성 유무는 명백하지 않고 고도의 전문기술적 소양을 요하는 무효 사유가 명백한 것인지의 판단이 까다롭다는 점 때문이다. 그래서 최근 판례에 대해 검토해보자

 

특허침해 소송에서의 무효의 항변

법원은 특허에 무효사유가무효 사유가 존재하는 것이 명백한 때는 그 특허권에 기초한 금지, 손해배상 등의 청구는 특단의 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 보며, 이때 권리남용은 민법상의 권리 남용 항변처럼 주관적 요건까지 필요하지는 않다는 태도를 밝혔다. 즉 무효 사유가 명백한 경우 특허발명의 권리범위를 인정하는 것을 권리남용으로 보는 것이 무효의 항변의 성격이다.

 

생각건대 권리를 남용하지 못한다는 법원칙은 특허법에 의한 법률관계에서도 적용 될 수 있다고 보며, 형식적으로 유효한 특허로서의 외관을 가지고 있다는 이유만으로 권리행사를 인정하는 것은 불합리하고, 신규, 진보적 혁신적인 발명을 공개한 대가로 독점권을 허여 한다는 특허제도의 취지에도 반하므로, 특허 무효 사유가 존재하는 것이 이해당사자 사이의 분쟁을 통해 드러난 제반 증거에 따라 객관적으로 명백해졌고, 그러한 증거를 기초로 특허 무효심판을 청구하는 경우 무효심결이 내려져 확정될 것이 확실시되는 때는 그 특허권의 행사는 권리남용으로서 허용되지 않는다고 봄이 타당하다.

따라서 특허무효심판 이외의 권리범위 확인심판절차나 소송절차를 심리하는 특허 시판원이나 법원으로서는 특허 무효심결이 확정되기 이전이라도 당해 사건의 적정한 결론을 도출하기 위한 전제로서 당사자의 무효의 항변이 있을 경우 일정한 범위 안에서 특허 뮤 효사유의 존재 여부를 판단할 수 있다고 할 것이고, 이와 같이 보더라도 그것은 권리남용 금지라는 일반 법원리에 근거하는 것이며 당해 사건의 적정한 결론을 도출하기 위한 전제로서 특허 무효 여부를 판단하는 것일 뿐인바, 각 절차와 권한 분배의 원칙이나 공정력의 이론에 정면으로 반한다고 할 수도 없다.

 

검토

법원이 특허무효사유를 심리해서는 안 된다는 부정설은 권한 분배의 원칙, 공정력, 전문성을 지적한다. 즉 법원이 특허 무효 사유를 심리하면 특허 무효심판의 권한까지 행사하는 골이 되어 권한 분배의 원칙에 반하고, 출원의 심사과저에 하자가 있었다 하더라도 특허심판원이 특허를 무효로 하지 않는 이상 어떤 절차에서도 특허청의 특허등록 행위를 부정할 수 없다는 공정력에 반하며, 기술적 소양 등 전문성이 결여된 자가 특허 무효 사유를 심리하는 것은 대두된 청구취지의 합리적인 결론을 도출하기 위한 전제로서 살필 뿐 법원의 판결에 의해 특허가 대세적으로 무효가 되는 것이 아니므로 특허 무효심판의 권한을 침범하지 않는다. 또한 법원은 특허 무효 사유가 있을 경우 권리남용에 따라 권리범위를 부정할 뿐 특허권의 존재 자체를 부정하는 것이 아니므로 공정력에 반하지 않는다.