특허법 제127조 관련

문제점

특허법 제127조 제1호는 특허가 물건의 발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산, 양도하는 등의 행위를 특허권의 침해로 본다. 구성요소 일부를 결여한 물건을 생산, 양도하는 등의 행위는 특허법 제2조 제3호의 특허발명의 실시에 해당하지 않지만, 위 물건을 사용함으로써 특허발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들게 되어 특허권의 침해에 이르게 될 고도의 개연성이 있다면, 특허권이 부당하게 확장되지 않는 범위내에서 장래의 특허권의 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이고자 그 전 단계에 있는 위 생산, 양도 등의 행위도 특허권의 침해에 간주한 것이다. 위 논리는 특허법 제127조 제2호의 특허가 방법의 발명인 경우도 마찬가지이다.

 

다만 특허권 침해의 전 단계도 침해로 보는 간접침해의 취지상 구성요소가 더 추가되어 있거나 치환된 경우도 특허법 제127조에 따른 침해로 볼 수 있는지, 특허법 제127조에 따른 침해로 볼 경우 특허권이 부당하게 확장된 것은 아닌지를 알아보자

 

판단기준

판례의 태도1.

법원은 특허법 제127조 제1호의 "특허발명의 생산에만 사용하는 물건"에서의 "특허발명"을 특허발명과 모든 구성요소가 동일한 발명뿐 아니라, 이용하고 있는 발명도 포함해서 해석한다. 이에 특허발명에 존재하지 않는 구성요소를 추가함으로써 그 부품을 사용하여 생산한 완제품이 특허발명보다 더 나은 효과가 나타난다 하더라도, 그 부품이 특허발명의 이용관계에 있는 제품의 생산에만 사용되는 전용품이라면 간접침해에 해당할 수 있다고 판시한 바 있다. 나아가 법원은 특허발명의 전용품에 다른 구성요소를 부가하여 부가된 구성요소에 의해 다른 용도가 창출된다 하더라도, 특허발명의 전용품 자체에서 특허발명 이외에 다른 용도가 생겨난 것이 아니라, 단순히 새롭게 부가한 구성요소로 인하여 다른 용도가 생겨났을 뿐, 특허발명의 전용품을 구성하는 부분 자체로는 여전히 특허발명 이외에 다른 용도가 없는 경우라고 한다면, 특허발명의 전용품에 다른 구성요소를 부가한 물건을 생산, 판매하는 행위도 간접침해에 해당한다고 본 바 있다.

 

판례의 태도와 같이 가사 추가적인 구성요소의 부가로 인해 다른 용도가 추가될 수 있다거나, 그 부품을 사용한 완제품이 특허발명보다 더 나은 진보된 효과를 나타낼 수 있다고 하더라고, 추가된 구성요소를 제외한 나머지 물건에 주목했을 때 여전히 특허발명 또는 특허발명을 이용한 발명의 생산에만 사용되는 전용품이라면 이의 실시는 특허법 제127조의 침해로 봄이 타당하다.

 

판례의 태도2.

법원은 특허법 제127조 제1호의 "특허발명의 생산에만 사용하는 물건"에서의 "특허발명"을 특허발명과 모든 구성요소가 동일한 발명뿐 아니라, 균등범위에 있는 발명도 포함해서 해석한다.

 

특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성 제고라는 특허법 제127조의 취지를 고려하면 균등침해도 특허권 침해인바, 간접침해대상물이 특허발명의 균등물의 생산 이외에 다른 용도가 없는 경우라고 한다면 간접침해를 긍정함이 타당하다.

한편 간접침해대상물이 특허발명의 일 구성요소와 균등관계가 있다는 이유만으로 간접침해를 성립해서는 안 될 것이다. 간접침해는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 않는 범위에서 특허권 침해의 실효적 구제를 위해 도입한 제도이므로, 간접침해인지 여부는 간접침해대상물이 균등물인지를 볼 것이 아니라, 간접침해대상물을 사용하여 생산한 물건이 특허발명의 균등물인지를 보아야 한다. 만약 특허발명과 관련됨이 없이 독자적인 용도로 이용되는 경우에도 간접침해대상물이 특허발명의 일 구성요소의 균등물이라는 이유만으로 간접침해라고 보는 것은 산업발전을 저해하는 결과가 초래될 수 있어 타당하지 않다.